Новизна товарного знака (торговой марки) состоит в его отличии от известных обозначений, вошедших в торговый оборот. При этом для выявления различительной способности не имеет значения, пользуются ли известные обозначения правовой охраной или они не имеют ее и приобрели значение рядовых, ставших «общественным достоянием». Для товарного знака (торговой марки) охраноспособность обладает рядом особенностей по сравнению с различительной способностью других объектов промышленной собственности, которые заключаются в следующем.
Различительная способность обозначает для торговой марки, что среди известных обозначений отсутствуют не только идентичные, тождественные, полностью совпадающие с ним обозначения, но также и подобные, сходные обозначения, т.е. совпадающие с ним лишь частично. Новизна торговой марки устанавливается после того как проведён поиск по товарным знакам путем сопоставления с выявленными сходными обозначениями. Наличие в торговом обороте тождестве иного, полностью совпадающего обозначения исключает охраноспособность знака и является безусловным препятствием для признания его охраноспособным. Значительно труднее поддается оценке охраноспособности при наличии в обороте лишь сходного обозначения, полностью не совпадающего с рассматриваемым.
Основным принципом, из которого исходят в этих случаях законодательство и мировая практика, служит недопустимость смешения товарного знака (торговая марка) и введения тем и самым в заблуждение потребителей. Приводимый принцип недопустимости смешения является общим для всех стран и главным в определении возможной степени сходства и вместе с тем новизна торговой марки. Поскольку ни один закон не определяет исчерпывающе, что составляет сходство обозначений, то интерпретация этого принципа зависит от конкретного случая, а также от практики, которая сложилась в каждой стране при его применении. Такой принцип основывается на восприятии товарного знака (торговая марка) потребителем.
Поэтому при установлении сходства учитываются все возможные аспекты восприятия — зрительные, слуховые, а также общее впечатление, создаваемое знаком. В этой связи могут быть признаны не новыми знаки, созвучные имеющимся в обороте обозначениям, например, «сайлон» и «скайлон», либо содержащие сходные с известными изобразительные элементы; либо производящие равное впечатление от изображения и слова, передающего его смысл, например изображение слона и слово «слон», изображение Моны Лизы и слово «Джоконда» и т.п.
Поскольку товарный знак (торговая марка) — обозначение, помещаемое на товаре, то охраноспособность товарного знака связана с товаром, для маркировки которого он предназначен. Различительная способность товарного знака определяется относительно только для определенного вида товаров и является поэтому ограниченной. В этой связи при сопоставлении знаков с целью выявления охраноспособности учитывают лишь те, которые используются для обозначения этого же вида товаров. Товарные знаки тождественные или сходные с рассматриваемым, но применяемые к товарам другого вида, как правило, не влияют на его различительную способность. Например, товарный знак (торговая марка) «Чайка» используется разными производителями для маркировки швейных машин, пылесосов, стиральных машин, наручных часов. И это не нарушает исключительных прав владельцев этого товарного знака. Таким образом, товарный знак «Чайка» не может быть зарегистрирован в нашей стране для указанных групп товаров, но может быть зарегистрирован, например, для маркировки компьютеров или услуг по перевозке мебели и проч.
Понятие вида товара, к которому применим товарный знак, не имеет в мировой практике четких очертаний. Оно может включать как тождественные товары, так и сходные или подобные им. Под одним и тем же видом товаров, обозначения которых сопоставимы, понимаются однородные товары, объединенные каким-либо общим признаком. Определение такого общего признака, как основания группировки товаров, делается с точки зрения покупателя, который при оценке конкретных обстоятельств, выделяет нечто общее, объединяющее товары. Признаком однородности может быть разная природа происхождения товара, например, корма для животных и пищевые продукты; одна и та же цель его использования, например верхняя одежда и чулочные изделия; общее место продажи товара, которое позволяет покупателю предположить, что изделия изготавливались также и на одном предприятии. В этой связи отдаленность товаров по природе происхождения цели применения и другим признакам может обусловить отнесение их к разным видам, обозначения которых сопоставленными быть не могут. Такими, например, являются предметы галантереи и машинное оборудование, трикотаж и строительные материалы, химикаты и кондитерские изделия.
Ограниченность новизны торговой марки, таким образом, проявляется в том, что среди однородных товаров не должно быть идентичных или сходных обозначений, но они могут быть среди товаров разных (отдаленных) видов.
Особенность новизны состоит также в том, что ей могут противопоставляться только применяемые обозначения. Простая известность его по каким-либо источникам информации не является опровергающим новизну обстоятельством, если только это обозначение на момент подачи заявки фактически не использовалось в качестве товарного знака. Из этого правила следует, что те обозначения, которые раньше служили товарными знаками, но к моменту истребования охраны вышли из употребления /в некоторых странах за определенный до этого срок/, вновь могут обрести новизну, а фактическая их известность и применение в качестве товарного знака (торговой марки) в прошлом не будет для этого препятствием.