Различительная способность товарного знака (торговой марки), хотя и означает его неповторимость, но, тем не менее, полностью не может обеспечивать выполнение им отличительной функции. Для того, чтобы товар был индивидуализирован в сознании потребителя должна быть закреплена связь между данным товаром и источником его происхождения. Для этого необходимо наличие в знаке отличительных черт. Такие черты могут быть связаны с формой и содержанием знака и делать его ярким, привлекающим внимание, запоминающимся, создающим впечатление своеобразия и тем самым в наибольшей мере служить выполнению отличительной функции. Это свойство еще называется различительная способность товарного знака.
В патентных ведомствах разных стран подходы к определению охраноспособности при регистрации товарного знака различны, например, в некоторых патентных ведомствах не считаются охраноспособными знаки, не имеющие смыслового значения. Однако, можно выявить общие черты в мировой практике в определение данного понятия.
С точки зрения содержания, считаются лишенными отличительных свойств знака (торговая марка) описательного характера и родовые.
К первым (описательным) могут относиться обычно употребимые слова, содержащие ту или иную характеристику предмета /«быстрый», «точный», «превосходный» и т.п/. К ним могут относиться и отдельные фразы или сочетания слов, сообщающих о каких-либо потребительских свойствах товара /«изделия высокой прочности», «непромокаемая ткань» и т.п./. Такие обозначения, кроме заключенной в них общей, как правило, положительной, оценки товара /равно относимой к любым другим изделиям/, не содержат признаков, которые выделяли бы изделия из ряда подобных, и поэтому не обуславливают их различия. Как описательные рассматриваются и обозначения, дающие лишь информацию о времени, месте производства товара, цели его применения, качестве используемого сырья, цене, и т.п. Однако в отдельных случаях обозначения описательного характера в силу длительного использования могут приобретать дополнительное вторичное свойство, позволяющее индивидуализировать изделие.
Вопрос об описательном характере торговой марки достаточно сложен. Это объясняется тем, что товарный знак, помимо отличительной функции, выполняет еще и рекламную, и поэтому в него стремятся вложить сведения о каких-либо положительных свойствах изделия. Отсюда при выборе и разработке обозначения всегда имеется тяготение к каким-либо описательным элементам. В этой связи возникает вопрос о допустимой степени их использования. Многолетняя мировая практика патентных ведомств выработала подход к решению этого вопроса.
Товарный знак (логотип) в целом может сообщать о тех или иных достоинствах изделия, но только не прямо, а в иносказательной форме, с использованием аналогий, тем самым создавая образ определенных потребительских свойств изделия /например «Dandy» — для мужских сорочек, «Ягуар» — для спортивных автомобилей/.
С этой целью используются вымышленные слова и изображения, которые по прямому смыслу могут быть отдаленными от предназначения изделия, но тем не менее отражают важные его свойства и передают основную идею товара. Причем установлено, что, чем дольше по форме будет обозначение от предмета, к которому оно применимо, тем может быть ярче образ товара и большая различительная сила у знака.
Другую группу товарных знаков, которые также рассматриваются как лишенные отличительных черт, составляют родовые знаки, которые представляют собой общепринятое название самого товара. Такие обозначения в прошлом могли служить торговыми знаками, но в последующем из-за широкого и длительного использования разными предприятиями превратились в общеупотребимые, утратившие способность выделять товар определенного продавца или изготовителя. Перерождение в родовое обозначение представляет собой конечный этап возможного развития торгового знака. На пути к нему товарный знак проходит промежуточный этап превращения в мировой знак /знак, получивший известность во многих странах мира/, чему во многой способствует рекламная деятельность его владельца. И лишь затем, после начала использования его разными предпринимателями, объясняемого стремлением получать коммерческие преимущества в связи с хорошей репутацией мирового знака, он перестает индивидуализировать товар одного продавца или изготовителя и становится символом всего данного рода изделий.
Подобная эволюция произошла с большим числом наименований товаров уже прочно вошедших в обиход. Ими, в частности, служат примус, граммофон, магнитофон, аспирин, линолеум, целлулоид, целлофан, нейлон, эскалатор и др.
Требования новизны (не подпадали под степень смешения товарных знаков) и различительной способности товарного знака при регистрации заявленного обозначения регламентируются статьёй 1483 ГК РФ «Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака».
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет
Статья 1482 ГК РФ гласит, что в качестве товарных знаков могут быть в патентном ведомстве зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании. Таким образом в ст. 1482 ГК РФ перечислены практически все виды знаков, известные в мировой практике: словесные, изобразительные, комбинированные, объемные, и иные такие как световые, музыкальные и т.п.
Словесные знаки являются достаточно распространенными благодаря большой силе отличительных свойств, заключенных в смысловом значении слова. Такие обозначения могут представлять собой слова, взятые из разговорной речи в виде имен существительных /«Шанель»/, фамилий /«Форд», «Федоров»/, географических наименований /»Аляска»/, наименований достопримечательностей /«Нотр-Дам»/ и т.п. Ими могут быть и вымышленные слова /«Кодак»/, комбинации отдельных букв /«ВМЖ»/, цифр /«4711»/, рекламные лозунги /«Филипс есть Филипс», «Часы, которые идут в ногу со временем»/.
Изобразительные знаки представляют собой рисунки любого характера: животные, растения, геометрические фигуры, виньетки и проч., не сопровождаемые текстом /например известный бренд фирмы «Мерседес-Бенц» треугольная звезда, заключенная в круг/. Отличительными чертами такого знака служат изобразительные элементы, а также цветовое решение рисунка в целом.
Практика регистрации товарных знаков в патентном ведомстве показывает, что большей различительной способностью обладают словесные знаки по сравнению с другими видами знаков.
Комбинированные товарные знаки представляют собой сочетание словесных и изобразительных элементов. Такие товарные знаки обладают больше различительной способностью благодаря объединению смыслового значения слова и наглядности рисунка. Яркий отличительный характер знака обусловливает его широкое применение в коммерческом обороте.
Словесные, изобразительные и комбинированные товарные знаки (логотипы) могут быть плоскими /двумерными/, они помещаются непосредственно на самом изделии, на его упаковке либо ярлыке, этикетке, прикрепляемой к изделию. Наряду с плоскими существуют и объемные /трехмерные или пространственные/знаки, представляющие собой трехмерное обозначение. Такое обозначение может, как правило, относиться к самому маркируемому изделию /например, особой формы мыло, шоколад/ либо к его упаковке /например, особой формы флаконы для духов, одеколона, бутылки для напитков, коробки для конфет/.
Пространственно-художественное решение может не только быть зарегистрировано в качестве торговой марки, но и запатентовано в качестве промышленного образца. Необходимо помнить, что регистрация товарного знака в патентном ведомстве (ФИПС) проходит с учетом действующих патентов на промышленные образцы.
Не всякое обозначение, пригодное в качестве регистрации товарного знака, может охраняться как промышленный образец, поскольку по общему правилу только внешний вид промышленного изделия в целом признается промышленным образцом, а товарным знаком может служить отдельно взятая внешняя черта изделия или даже только обозначение на его упаковке. Внешний вид промышленного изделия в целом также не всегда пригоден для использования в качестве средства индивидуализации товара. Но иногда в том же материальном носителе /например, в характерной объемной форме изделия/ способен воплотиться и промышленный образец и товарный знак. В таких случаях важно видеть различие в сущности прав, предоставляемых промышленному образцу и товарному знаку.
Исключительное право на промышленный образец, в отличие от монопольного права на товарный знак, запрещает конкурентам не только продажу, но и изготовление изделий тождественного или сходного внешнего вида, даже если они производятся на экспорт. Это право ограничено во времени предельным сроком. Право на товарный знак можно поддерживать в действии сколь угодно долго. Но оно ограничивает деятельность конкурентов по маркировке изделий, выпускаемых на рынок той страны, где охраняется данная регистрация товарного знака.