В соответствии с действующим законодательством все обладатели исключительных прав на товарные знаки, имеют вправо своими знаками распоряжаться по своему усмотрению. Это право правообладателя может быть реализовано путем отчуждения исключительного права на знак или путем предоставления лицензии на его использование. По регулированию этого вопроса применяются установленные гражданским законодательством правила заключения и исполнения договоров.
Как установлено действующим законодательством, товарный знак может быть уступлен его владельцем любому заинтересованному лицу, как юридическому, так и физическому. Для владельца товарного знака отчуждение права означает, что сам он больше не будет использовать этот знак. Исключительное право будет принадлежать правопреемнику. С учетом норм действующего законодательства договор об отчуждении исключительного права на товарный знак составляется в произвольной письменной форме. Однако он должен отвечать общим требованиям, предъявляемым к содержанию договоров различного вида и отражать специфику заключаемой сделки. Такой договор должен относиться только к охраняемым в Российской Федерации знакам. Действующее законодательство России не связывает отчуждение исключительного права на знак с передачей права на имущество, с помощью которого, например, производится товар, маркируемый знаком, предназначенным к передаче.
Законодательство содержит специальную оговорку, что зарегистрированный знак может быть уступлен как в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован, так и в отношении какой-либо их части. Установлено только одно ограничение для совершения подобного рода договоров, а именно: отчуждение монопольного права не допускается, если оно может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Такая ситуация, например, может сложиться при следующих обстоятельствах. На имя правообладателя, на право пользования наименованием места происхождения товара — зарегистрирован знак, включающий в качестве элемента наименование места происхождения товара. Это лицо предполагает уступить свой знак другому лицу, не имеющему возможности получить право пользования наименованием места происхождения товара. Такая уступка будет противоречить условиям регистрации средства индивидуализации, и вводить потребителя в заблуждение. Следовательно, регистрировать такой договор нельзя.
Законодательством предусмотрено обязательная регистрация отчуждения права на знак по договору в Патентном ведомстве. Без регистрации такой договор считается недействительным и, следовательно, предусмотренные им правовые последствия не наступят.
Согласно действующего законодательства, отчуждение права на знак может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в частности, в случаях, когда в знаке содержится обозначение:
— представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему; официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации; официальное контрольное, гарантийное и пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его владельца, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не представлено;
— указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
— тождественное или сходное до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника.
Кроме того, отчуждение права на знак может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда уступка осуществляется в отношении части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак, или в отношении товарного знака:
— признанного в установленном порядке общеизвестным;
— воспроизводящего или сходного до степени смешения с промышленным образцом, право на который принадлежит лицу, уступающему знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
— воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование;
— сходного до степени смешения со знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.
Уступка исключительного права на знак может относиться не к одному, а сразу к нескольким знакам. Однако договор может быть только двусторонним, т.е. правообладатель, владеющий несколькими знаками, передаёт их одной принимающей стороне. Если же правообладатель передаёт принимающей стороне знаки с частью товаров, то другому лицу в отношении оставшейся части товаров он может передать знаки на основании другого, отдельного, договора. При условии что товары являются неоднородными.
Распоряжение исключительным правом на товарный знак у прежнего правообладателя прекращается, а эти права использования у нового владельца вступают в силу с даты регистрации в патентном ведомстве договора уступки прав на знак.
Дополнительно правомочие на распоряжение исключительным правом на товарный знак может быть реализовано правообладателем знака путем представления лицензии на использование товарного знака. Предоставление лицензии означает заключение гражданско-правового договора, в соответствии с которым правообладатель товарного знака разрешает другому лицу пользоваться этим товарным знаком в предусмотренных договором пределах. Так же, как и договор отчуждения исключительного права на товарный знак, лицензионный договор должен относиться только к охраняемому в Российской Федерации товарному знаку. Правообладатель товарного знака может предоставить лицензиату одновременно в рамках одного договора право пользователя несколькими своими товарными знаками. Как и договор отчуждения исключительного права на товарный знак, лицензионный договор может заключаться в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Правообладатель товарного знака, предоставляя лицензиату одно из своих правомочий, может существенно его ограничить. Использование, осуществляемое лицензиатом, будет существенно уже, нежели осуществляемое правообладателем. Хотя возможны и равные режимы использования. Определяя пределы лицензии, правообладатель может установить небольшой срок ее действия либо предоставить такое право на весь срок действия регистрации товарного знака с учетом возможности ее дальнейшего продления. Правообладатель может ограничить территорию использования товарного знака, лицензиат вправе будет использовать товарный знак не на всей территории России, а на территории отдельных регионов.
Предоставив лицензию лицензиату, правообладатель знака может разрешить ему предоставлять сублицензии другим лицам. Это положение специально должно быть зафиксировано в лицензионном договоре, в противном случае сублицензионный договор, как противоречащий законодательству, не может быть зарегистрирован и будет признан недействительным. Лицензионный договор может содержать указание на условия сублицензионных договоров. Предоставляя лицензию, правообладатель может оставить за собой право пользоваться знаком и даже предоставлять лицензии на его использование другим лицензиатам. Зачастую же, предоставив лицензию, он перестает пользоваться знаком в период действия лицензионного договора.
Нормы законодательства содержат требование об обязательном включении в лицензионные договоры некоторых существенных условий, касающихся качества продукции, маркируемой лицензионным товарным знаком. Так, лицензиат должен гарантировать производство товаров, обладающих не хуже качеством, что и товары лицензиара. Несоблюдение этого условия может подорвать авторитет знака лицензиара. Именно поэтому законодательство предоставляет лицензиару право контролировать соблюдение этого условия гарантии. Законодательством не установлено санкций за нарушение лицензиатом условий качества товара. Это относится к компетенции сторон. В качестве санкции может последовать временное приостановление действия договора до тех пор, пока не будет улучшено качество товаров. Либо действие договора будет прекращено досрочно. Могут быть применены материальные санкции. Отсутствие в договоре таких существенных условий препятствует его регистрации в патентном ведомстве.
По аналогии с договором отчуждения исключительного права на знак — датой вступления в силу считается дата регистрации лицензионного договора в патентном ведомстве.
Правомочие распоряжения знаком может быть реализовано правообладателем и путем заключения с заинтересованным лицом договора коммерческой концессии. Порядок и условия заключения договора коммерческой концессии регламентируются законодательством РФ. В соответствии с установленным законодательством порядком для регистрации договора, как договора отчуждения исключительного права на знак, так и лицензионного договора, стороны по договору должны представить в патентное ведомство соответствующее заявление.
Процедура регистрации договоров имеет одну особенность. При подаче в патентное ведомство заявления о регистрации договора не требуется представления свидетельства на зарегистрированный знак. Документом, подтверждающим факт регистрации, служит решение патентного ведомства. Если же в ходе проверки будет выявлено, что какое-то из установленных законодательством требований не соблюдено, в адрес заявителя направляется запрос с предложением устранить выявленные недостатки. В случае своевременного представления запрошенных материалов и их соответствия установленным требованиям договор регистрируется. Вместе с тем возможна ситуация, когда договор не может быть зарегистрирован в силу несоблюдения требований, установленных законодательством. Например, договор заключен между неправомочными субъектами, или знак, в отношении которого заключен договор, еще не зарегистрирован в Реестре (имеется, например, только решение о регистрации заявленного обозначения). В таких случаях выносится решение об отказе в регистрации договора, об этом также уведомляется заявитель по договору.
И еще один момент, связанный с регистрацией договора. В соответствии с гражданским законодательством в любой договор при наличии волеизъявления сторон, его заключивших, могут вноситься изменения. Следуя этому положению, законодательство установило, что регистрации в патентном ведомстве подлежат изменения лицензионного договора, касающиеся, в частности, определения сторон (например, изменилась организационно-правовая форма одной или обеих сторон); предмета договора (например, вместо предоставления лицензии на использование двух товарных знаков лицензия будет действовать в отношении лишь одного товарного знака); вида распоряжением исключительным правом на товарный знак (например, лицензионный договор меняется на договор об отчуждении исключительного права); объема передаваемых прав (например, срок лицензионного соглашения был установлен в пять лет, а теперь он сокращен или, наоборот, увеличен).
Для того чтобы такие изменения были зарегистрированы, необходима подача соответствующего заявления и представление соглашения сторон о внесении изменения в ранее зарегистрированный лицензионный договор. Подача такого заявления сопровождается уплатой соответствующей пошлины. О регистрации внесения изменений в договор сторона по заявлению уведомляется путем направления соответствующего решения ведомства о регистрации изменений в ранее зарегистрированный договор на товарный знак.